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______________________________________________________________________________________________________________ 典型知識產權合同條款的審查技巧 文? 劉進然 知識產權合同是指主要標的為知識產權的產生、許可及轉讓的合同。典型而常見的知識產權合同可以分為為技術類、著作權類和商標類等。技術類主要包括合作開發(fā)合同、委托開發(fā)合同、技術許可合同和技術轉讓合同。著作權類主要包括合作創(chuàng)作合同、委托創(chuàng)作合同、授權許可合同和著作權轉讓合同。商標類主要包括商標許可和轉讓合同。 ? 知識產權合同審查過程與普通的合同審查并無實質性區(qū)別，但鑒于知識產權具有區(qū)域性、法定時間性、無形性、可復制性和可分割性等特點，知識產權合同審查過程中應根據(jù)上述特點有針對性的審查和修改，以下將以知識產權合同中典型條款為例介紹知識產權合同審查的重點和修改技巧。 ? （一）權利歸屬條款 權利歸屬條款在所有可能產生新知識產權的合同中都應當予以約定，比如合作開發(fā)合同、委托開發(fā)合同、知識產權許可合同、勞動合同、合作創(chuàng)作合同和委托創(chuàng)作合同等。因為知識產權的無形性特點，且多數(shù)知識產權如專利權、商標權、布圖設計權、植物新品種權等均是以申請或登記作為成立要件，或者以登記后權利行使的更為方便（比如著作權），所以如果對此約定不明，則新產生的知識產權的權屬可能會產生爭議從而引發(fā)合同風險。 ? 典型的權利歸屬條款應約定權利歸屬、申請權利、使用權利、利益分配和權利轉讓等內容。 ? 權利歸屬主要約定知識產權的歸屬原則，歸屬原則尤其要根據(jù)當事人的交易目的來約定，例如，某委托人和受托人簽署《委托創(chuàng)作商標標識合同》，根據(jù)《著作權法》第17條規(guī)定的歸屬原則，如果合同未約定權利歸屬，則著作權屬于受委托人，但如果著作權屬于委托人，則受托人難以達到將委托創(chuàng)作的商標標識申請為商標的交易目的，因此，應當在合同中約定著作權屬于委托人，或者約定著作權屬于受托人，受托人應免費且無限制的許可委托人將該標識作為商標申請并使用的權利。 ? 申請權利主要約定由誰進行知識產權的申請權或登記權。通常，對于共同享有的知識產權，就需要進一步約定由誰進行申請或登記，并相應的約定申請費及維護費的承擔。還應約定申請前披露程序，比如申請前披露程序，當約定任意一方單獨申請時，應當向其余方披露，以避免任意一方將共有知識產權申請為單方所有的情況或將技術秘密披露的情況發(fā)生，一方聲明放棄申請權時，其余方可以單獨申請，但放棄一方有專利使用權。出于對技術秘密保密的需要，任意一方不同意申請時，其余方不得申請專利。 ? 使用權利主要約定權利申請方外的其余方對于知識產權的使用權利，通常應約定使用的性質，是獨占許可、排他許可還是普通許可，是免費許可還是付費許可，以及許可期限、許可內容和許可地域。比如，在合作開發(fā)合同中，根據(jù)《合同法》第340條規(guī)定，作為歸屬原則，合作開發(fā)前單方提供的知識產權屬于提供方所有，合作開發(fā)過程中產生的知識產權的申請權屬于合作方共同所有，合作開發(fā)后改進的知識產權申請權屬于改進方所有，通常，放棄申請權的一方具有免費使用權。 ? 權利歸屬條款還應對共同申請（或一方放棄申請權）的權利的許可收益約定按比例分配。此外，還應約定當任意一方轉讓其共有的（或放棄申請權）權利的份額時，應當書面通知其余方，其余方在同等條件下有優(yōu)先受讓權。 ? （二）授權許可條款 授權許可條款主要約定知識產權的權利人對于使用人的許可授權，涉及所有知識產權使用的合同，除常見的知識產權許可合同外，還在合作開發(fā)合同、委托開發(fā)合同、委托創(chuàng)作合同、買賣合同和特許加盟合同等合同中涉及到，以下以技術許可合同和著作權許可合同中授權許可條款為例分別予以介紹。 ? 1、技術許可和商標許可條款 授權許可條款應對許可性質、權利種類、分許可、轉讓和許可限制等進行相應約定。 ? 許可性質。在技術許可和商標許可合同中，許可性質包括普通許可、排他許可還是獨占許可。我們以技術許可中的專利許可為例，當約定為普通許可時，許可人允許被許可人許可區(qū)域內實施合同項下的專利權，同時，許可人保留自己在許可區(qū)域內實施專利權，并保留再授予第三人實施該專利的權利，在普通許可情況下，普通許可對被許可人來說其獲得的專利使用權是非排他性的，因此如果合同涉及的專利被第三人擅自使用，沒有另外特別約定的情況下，被許可人不得以自己的名義對侵權者起訴，而只能將有關情況告知許可人，由許可人對侵權行為采取必要措施，或者由許可人單獨授權被許可人行使起訴權。當約定為排他許可時，除許可人給予被許可人實施其專利權的權利外，被許可人還可享有排除第三人使用的權利。即許可人不得把同一許可再給予任何第三人，但許可人保留自己使用該專利的權利。排他許可僅僅是排除第三人在該區(qū)域內使用該專利權。當約定為排他許可時，若出現(xiàn)第三人侵犯許可專利權的情況下，被許可人在專利權人不起訴的情況下，可以單獨起訴。獨占許可即在規(guī)定區(qū)域范圍內，被許可人對授權使用的專利權享有獨占使用權。許可人不得再將同一專利許可給第三人，許可人自己也不得在許可區(qū)域內實施該專利。被許可人的法律地位相當于“準專利權人”，當在許可區(qū)域內發(fā)現(xiàn)侵權行為時，被許可人可以以專利權的“利害關系人”身份直接起訴侵權者。 ? 許可權利種類。在技術許可合同中，授權許可使用權包括制造、銷售、許諾銷售和進口專利產品，對于方法專利，還包括使用專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品。在商標許可合同中，若是商品商標，則授權許可行為包括制造、銷售和售后服務過程中使用許可商標，若是服務商標即是授權在服務過程中使用許可商標。 ? 再許可和分許可。應約定被許可人的許可權利是否可以轉讓或分許可給第三人使用，通常，若是由于對于被許可人的資質有特別選擇和限制的情況下，比如，在技術許可和商標許可合同中，被許可人的研發(fā)和制造水平對于許可商品的質量具有決定性影響，一般不允許被許可人轉讓許可權利，但由于制作過程中的分工可能涉及產品零部件由第三人供應的情況，必然涉及到分許可的情況，則應進一步約定分許可的條件和程序。分許可的條件可以是第三人具備相應的制造設施、生產能力以及質量控制程序，分許可的程序可以約定由被許可人向許可人書面通知擬分許可的零部件名稱、第三人名稱、地址和生產設施，由許可人經評估后書面批準。 ? 許可限制。許可限制約定被許可人不得超出許可范圍使用許可資料，但同時應注意不得禁止被許可人對許可知識產權的有效性提出異議。不得要求被許可人不得出售、許可或使用與許可標的技術相競爭的技術或產品。不得搭售不必要的技術、原材料、產品、設備或要求一攬子許可。 ? 2、著作權授權許可條款 與技術許可和商標許可條款類似，著作權授權許可條款也對許可性質、權利種類、分許可、轉讓和許可限制等進行相應約定。 ? 著作權的許可性質主要分為專有使用權和非專有使用權，其中專有使用權相當于專利權和商標權的排他許可，非專有使用權相當于普通許可。若在合同中未明確約定，根據(jù)《著作權法實施條例》的第32條規(guī)定，合同中未明確約定授予專有使用權的，使用者僅取得非專有使用權。而根據(jù)《著作權法實施條例》第35條的規(guī)定，取得某項專有使用權的使用者，有權排除著作權人在內的一切他人以同樣的方式使用作品，如果許可第三人行使同一權利，必須取得著作權人的許可。許多著作權許可合同中習慣用“獨家授權”，但“獨家授權”的術語并不能直接對應到著作權法定的術語“專有使用權”，也和不能對應到專利權和商標權等其他知識產權的“獨占許可”或“排他許可”術語，因此，在授權條款中若沒有采用法定的“專有使用權”術語，需要對授權許可的性質作相應的解釋，明確約定許可人是否具有使用權以及許可人是否有權再許可第三人使用。 ? 著作權許可的授權許可種類則較為復雜，可以授權許可的包括著作權的使用權和著作權鄰接權，根據(jù)《著作權法》第10條規(guī)定了復制權等十三種財產權利，可以按權利名稱將其中財產權利一項或多項授權許可給第三人行使，鑒于我國著作權法對于權利種類的表述存在交叉，且新媒體的出現(xiàn)導致商業(yè)合作的復雜性，采取合理的表述方式在界定授權權利種類和范圍顯得尤其重要，比如，在授權條款中約定“在約定許可期限和區(qū)域內許可人將其作品的信息網絡傳播權專有使用權授權許可給被許可人行使”，但若侵權人通過計算機網絡定時的將被許可作品播放給網絡用戶時候，由于此類侵權行為的特點是網絡用戶只能通過網絡定時收看作品，而不能在選定的時間進行觀看，也不能通過其他方式影響播放進程，因此不符合“信息網絡傳播權”的在選定的選定的時間和地點獲得作品“交互式”特征，則被許可向侵權人主張侵犯其信息網絡傳播權專有使用權時，則可能不能得到支持。尤其是在互聯(lián)網、無線網絡和有限電視網絡互通互聯(lián)的情況下，任意的數(shù)據(jù)終端之間均可以信息傳播，可以根據(jù)商業(yè)合作需要考慮以傳播介質、平臺、終端和使用方式方面對于授權種類進行限制，從而更好約定授權許可的權利范圍，比如，在某漫畫作品授權許可給某房地產企業(yè)的授權許可協(xié)議中，可以約定“許可人授權許可被許可人為其房屋銷售過程中運用許可作品制作宣傳材料及使用設計作品投放于廣告媒體中方式使用授權許可作品”。 ? 在著作權許可合同中，由于復制和傳輸過程可能涉及到對第三人的分許可，因此，也應當約定為實現(xiàn)許可合同目的而分許可給第三人的條件和程序，比如在某動畫片網絡傳播的授權許可協(xié)議中，可以約定“許可人在本協(xié)議規(guī)定條款授權被許可人在其合作的第三人的運營平臺（XXX網站）上的非專有的信息網絡傳播權（僅限于網絡點播和網絡下載），以及為實現(xiàn)上述權利而必要的上傳、存儲和再授權其合作第三人使用的權利”。此外，在計算機硬件銷售過程中預裝的軟件應當約定授權軟件可以隨物權而相應的再次轉讓。 ? 著作權許可限制內容有其特殊性，比如在軟件許可合同中，可以約定被許可人不得為授權許可目的外，以其他方式或為其他目的使用許可軟件；不得允許除確有必要知道的雇員外的人員接觸到許可軟件；除為運行或存檔的需要復制目標代碼外，不得復制許可軟件；除適應性修改外，不得修改許可軟件軟件；不得為推導出源代碼的目的或因任何其他原因，而試圖通過反向工程或以任何其他方式破譯許可軟件。 ? 另一方面，因文字作品、圖片作品、軟件、音樂、劇本和電影等在使用過程中為使用目的而需要對名稱、格式、字幕、篇幅進行適當編輯，或者為適用載體、硬件而對軟件進行適當修改。因此，著作權許可條款中均應允許適應性修改作品，雙方應約定適應性修改的范圍、修改程序和修改后的權利歸屬。通常，為限制被許可人的適應性修改，修改程序可以約定為被許可人適應性修改后應向許可人備案。 ? （三）權利瑕疵擔保條款 在商品銷售合同、承攬加工合同、知識產權轉讓和許可合同中，作為商品或服務的提供方應當對其提供的商品或服務的權利提供瑕疵擔保義務。《合同法》僅對買賣合同中出賣人權利瑕疵擔保規(guī)定了相應的規(guī)定，而對于交易過程中涉及專利、著作權、商標或其他知識產權時，由于知識產權侵權責任承擔多為無過錯責任和過錯推定責任的特點，在交易合同中可能涉及知識產權侵權等責任的承擔，若對此約定不夠明確，則可能產生較多法律爭議和風險。 ? 知識產權瑕疵擔保條款包括：擔保知識產權范圍、擔保責任范圍、被第三人主張侵權爭議的處理和關于停止侵權的處理。 ? 擔保知識產權范圍。合同應約定提供方或許可人擔保的知識產權的范圍是其提供的標的物以及附屬的知識產權，包括著作權、商標、專利或其他知識產權。此外，還應約定擔保責任的例外，包括引起侵權指控的合同設備是根據(jù)接收方或被許可人的設計或特別指示而制造、設計或供應的；導致侵權的使用方式和目的不符合交易目的；接收方或被許可人單獨更改、添加部分的知識產權。比如在承攬合同中，若是按委托人的技術要求定制的情況，則應當排除在承攬人的擔保范圍外，在技術許可合同中，被許可人改進的技術也應當排除在被許可人的擔保范圍外。在買賣合同中，買受人自行向第三方購買的關鍵零部件導致的侵權責任應當排除在外。 ? 擔保責任范圍。當發(fā)生第三人主張權利時，提供方或許可人的擔保責任范圍應包括接收方或被許可人的因此而遭受的損失。損失的范圍包括賠償金、和解金、行政罰金、律師費、訴訟費以及處理該爭議必要差旅費。若代理提供方或許可人，則應考慮對于賠償損失進行適當限制，同時，約定賠償?shù)臈l件是接收方或被許可人在發(fā)生侵權指控時履行了通知義務，且已經與提供方或許可人進行了有效合作。 ? 被第三人主張侵權爭議的處理。當發(fā)生第三人針對交易標的物提起權利主張時候，應約定雙方具有通知和協(xié)助處理的義務，約定提供方或許可人應采取必要的措施讓接收方或受讓方免除該爭議。此外，還應約定提供方或許可人是否應以第三人身份參與爭議，以及雙方解決該爭議是否具有單方獨立的決定權還是應達成一致。 ? 停止侵權的處理。若發(fā)生司法或行政機關要求停止侵權，導致接收方或被許可人被禁止使用全部或部分合同標的時，應當約定有提供方或許可人通過更改、替換等方式讓接收方或被許可人繼續(xù)使用涉案設備，若無法規(guī)避上述停止侵權的禁令，則應約定全部或部分返還，并約定提供方或許可人應當相應返還合同價款。 ? （四）保密條款 商業(yè)秘密保密條款是大多數(shù)合作合同均需要涉及的條款，典型的保密條款應當約定商業(yè)秘密保密的范圍、保密的例外、授權使用、保密制度、保密期限以及保密資料處理等內容。 ? 商業(yè)秘密通常包括：合同的內容，比如某些合同的價格、合作項目情況；合同的履行情況，比如劇本委托創(chuàng)作合同的劇本：在合同談判和履行合同過程中獲知的對方公司或對方關聯(lián)公司的其他商業(yè)秘密，比如買賣合同簽署前因參觀制造商生產線而獲得的工藝流程。 ? 不屬于商業(yè)秘密范圍包括:合作前已經公開的信息，比如技術許可合同中的工藝流程已經被在先的論文中公開，該工藝流程因喪失秘密性而不能作為商業(yè)秘密；合作后不屬于被保密人公開的商業(yè)秘密，比如技術許可合同中的工藝流程被第三人截取后公開發(fā)表，該工藝流程因喪失秘密性而不能作為商業(yè)秘密；合作前由合作方知悉的或由第三人合法披露給合作方的商業(yè)秘密，比如技術許可合同的簽署前，擬許可的工藝流程已經被第三人在先許可給被許可人使用，則擬許可的工藝流程不能作為許可人要求的商業(yè)秘密。 ? 授權使用。授權使用條款要求被保密人在保密期限內應對保密資料進行保密，不為除合同明確規(guī)定的目的之外的其他目的使用保密資料。 ? 保密制度。通常保密條款還應當約定被保密人應當應制訂相應的規(guī)章制度，并要求其雇員和其他具有保密義務的人員簽署保密協(xié)議。 ? 保密的期限。除非該保密信息因喪失秘密性、保密性和價值性而被公開的情況外，保密的期限應為永久。在對所界定的保密信息的公開時間有充分把握的情況下，比如披露的技術秘密將在十年內被取代，也可以將保密期限為約定合同生效日起截至到第十年。 ? 保密的例外。保密的例外包括法定披露、慣例披露和披露程序，其中法定披露包括法律、法規(guī)、政府部門、證券交易所或其它監(jiān)管機構要求的披露，慣例披露包括法律、會計、商業(yè)及其它顧問和授權雇員的披露。披露程序包括通知對方披露的原因并獲得許可，要求被披露方保密或簽定不低于保密條款的約定，保持披露記錄。 ? 保密資料處理。合作有效期終止或提前解除合同的情況下，應當約定保密資料的處置方式，通常約定由保密資料的接收方應當向披露放返還保密資料，或者由接收方銷毀并出具書面保證。 ? （五）適應性修改條款 ? 因著作權授權許可的作品，比如文字作品、圖片作品、軟件、音樂、劇本和電影等在使用過程中為使用目的而需要對名稱、格式、字幕、篇幅進行適當編輯，或者為適用載體、硬件而對軟件進行適當修改。因此，著作權許可合同中均應允許適應性修改作品，雙方應約定適應性修改的范圍、修改程序和修改后的權利歸屬。通常，修改程序可以約定為被許可人適應性修改后應向許可人備案方式進行。 -可編輯修改-